文/苏志甫天同律师事务所高级顾问；杨玉方、卞熠天同律师事务所北京办公室

本文共计7,725字，建议阅读时间14分钟

 

摘要：GUI外观专利的保护问题是专利领域近年来颇受关注的话题，其中对于含有图形用户界面软件提供行为的侵权认定是最具争议的问题。从四年前的360诉江民案，到最近的金山诉触宝案，均涉及该问题，但两案的审理思路和结论截然不同，本文在对该问题进行剖析的基础上，归纳总结了两种保护思路、四种解决方案，并对相关解决方案存在的利弊进行了详细分析。

 

关键词：GUI外观设计专利 直接侵权 间接侵权

 

GUI外观专利的保护问题是近年来在专利领域颇受关注的话题，其中对于含有图形用户界面软件提供行为的侵权认定是最具争议的问题。2021年12月30日，上海知识产权法院对金山公司诉触宝公司等的两件GUI外观专利侵权案[1]（以下简称“金山诉触宝案”）作出一审判决。而且，该案与此前的北京知识产权法院奇虎公司诉江民公司GUI外观专利侵权案[2]（以下简称“360诉江民案”）的核心问题均为被告含有图形用户界面软件提供行为是否构成侵权的认定，但两案的裁判思路和结论存在明显差异，从而使得上述话题再次引发关注和讨论。有鉴于此，本文拟在简要回顾上述案件基础上，结合我国GUI外观专利发展及相关规定，剖析GUI外观专利保护面临的困境，并对业内提出的解决方案进行利弊分析，以期为前述问题的解决提供参考。

一、金山诉触宝案与360诉江民案简要回顾

 

在金山诉触宝案中，原告金山公司拥有名称为“用于移动通信终端的图形用户界面”的外观专利（专利号：ZL201830455426.5），该外观专利涉及一款输入法的图形用户界面，两被告开发并提供下载的一款输入法软件的图形用户界面同原告的专利界面类似。在上述两件判决中，关于被告开发并将被诉侵权软件提供给他人免费下载行为的定性，上海知产法院认为，本案涉及图形用户界面的专利保护，应当充分考虑包含图形用户界面产品领域的特点及该领域的行业发展规律。现实中，一个包含图形用户界面的产品从硬件到操作系统再到应用软件一般由不同的主体提供，两起案件的被告虽然没有直接制造和销售被诉侵权手机本身，但被诉侵权图形用户界面的外观设计已通过程序语言固化于被诉侵权软件中，手机用户在正常使用该被诉侵权软件时只需进行与该软件适配的常规操作就必然呈现被诉侵权图形用户界面的全部动态过程，两案被告在主观上亦追求此种后果的发生。因此，被诉侵权软件在用户使用该软件呈现出被诉侵权手机外观过程中，发挥着不可替代的实质性作用，仅提供应用软件已成为引发侵权最主要的原因，故应当认定两起案件的被告提供被诉侵权软件的行为构成对涉案专利权的侵害。

 

在360诉江民案中，对于被告向用户提供被诉侵权软件的行为，北京知识产权法院认为，第一，因被诉侵权软件并不属于外观设计专利产品的范畴，相应地，其与涉案专利的电脑产品不可能构成相同或相近种类的产品，据此，即便被诉侵权软件的用户界面与涉案专利的用户界面相同或相近似，被诉侵权软件亦未落入涉案专利的保护范围。第二，由于被诉侵权行为构成帮助侵权行为的前提之一是用户具有直接实施涉案专利的行为，在用户并不存在直接实施涉案专利行为的情况下，被诉侵权行为不可能构成帮助侵权行为。据此，北京知识产权法院认定被告的行为不侵权。由此可以看出，金山诉触宝案与四年前的360诉江民案，虽然被诉行为基本一致，但法院的审理思路和结论截然不同，两案中呈现的分歧真实反映了我国GUI外观专利保护面临的困境和实践领域存在的争议。

 

二、我国GUI外观专利保护制度由来与面临的困境

 

1.我国GUI外观专利保护制度由来及相关规定

 

图形用户界面（GraphicalUser Interface ,简称GUI）是指电子产品与使用者进行数据交换的中介，也称人机交互界面。二十世纪七十年代，施乐公司（Xerox）最早提出图形用户界面的概念，但当时仅在实验机上进行尝试，没有进行商业化应用。直到二十世纪八十年代以后，图形用户界面在PC环境中崭露头角，并得到迅速发展。[3]如今，绝大多数电子产品都是通过电子屏幕与用户实现交互。图形用户界面将晦涩难懂的电脑语言包裹上简单易懂的图形外衣，让使用者通过图形识别即可理解电脑语言想要表达的内容。可以说，图形用户界面是电脑和电子产品被迅速普及的重要推动力之一。[4]对其提供知识产权保护具有充分的合理性基础。

 

从国际立法实践来看，对于GUI设计，相较于著作权、商标权保护模式，给予专利保护尤其是外观设计专利保护已然成为当前国际通行的模式。美国、日本、欧盟、韩国、日本、台湾等国家或地区均先后通过立法对GUI设计提供外观设计专利保护。在我国，GUI设计由于属于《专利审查指南（2010）》第一部分第三章第7.4节不授予外观设计专利权情形中第（11）项，即“产品通电后显示的图案。例如，电子表表盘显示的图案、手机显示屏上显示的图案、软件界面等”，而被排除在外观专利保护之外。但随着国内创新主体对GUI的创新力度和保护需求不断加大，国家知识产权局于2014年3月12日发布了《国家知识产权局关于修改＜专利审查指南＞的决定》（第68号局令）（以下简称68号令），修改后的《专利审查指南》首次允许GUI设计以外观设计专利形式进行保护，之后GUI外观专利申请量呈现爆发式增长。随着申请量的攀升，相应的GUI外观专利纠纷也越来越多，GUI外观专利的保护问题也引起越来越多的关注，其中制造、许诺销售、销售、进口（以下简称“提供”）GUI外观专利软件的行为是否构成侵权的问题更一直是难点和热点。

 

2. 我国GUI外观专利保护面临的困境

 

根据《专利法》第十一条第二款的规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”在GUI外观专利授权后，其他单位或者个人未经许可为生产经营目的提供GUI外观专利产品的行为，属于侵权行为，司法实践中是没有争议的。但是，如果上述提供行为涉及的不是GUI外观专利产品，而只涉及GUI外观专利中GUI设计，如销售或对外提供带有GUI设计软件下载的行为，是否属于侵权行为，在实践中存在很大争议。

 

根据2008年《专利法》第二条第四款的规定：“外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”外观设计专利保护的客体是产品。68号令虽然允许申请人提交GUI外观专利，同时在《专利审查指南》第一部分第三章第4.2节第三段增加规定：“就包括图形用户界面的产品外观设计而言，应当提交整体产品外观设计视图。”可以看出，修改后的规定未突破2008年《专利法》第二条第四款对客体的要求。因此，GUI外观专利的保护客体仍是带有图形用户界面的产品，申请人在提交GUI专利申请时，不能仅提交图形用户界面设计，还应在图中画出含有图形用户界面设计的产品。如果从《专利法》第十一条第二款的规定来看，上述提供行为不涉及GUI外观专利产品，自然不构成侵权行为，这也是360诉江民案的判决观点。但是，GUI外观专利的实质就是其中的图形用户界面，有业内观点[5]认为，以现行的专利法对图形用户界面进行保护，将产生过分注重保护“产品”而忽略设计的结果，而这一结果对侵权的认定产生了不良的影响，导致侵权认定困难，权利人的权利无法得到保障。

 

三、含有图形用户界面软件提供行为侵权认定的思路及反思

 

为了解决GUI外观专利保护面临的困境，业内相关方提出了各种解决方案，从法律适用层面而言，截止目前存在两种思路、四种解决方案，笔者逐一进行分析。

 

（一）思路一：直接侵权认定思路

 

根据对法律解释角度的不同，直接侵权认定思路可分为以下三种解决方案。

 

1.方案一：将保护客体解释为图形用户界面本身

 

方案一是将GUI外观专利的客体界定为图形用户界面本身，该观点实质上是认为GUI专利保护可以脱离载体而单独存在。方案一的合理性在于抓住了GUI外观专利的实质，设置GUI外观专利的核心目的就是对其中的图形用户界面构成有效保护。

 

但是，方案一的缺陷也是明显的，其与我国专利法以产品为载体、设计方案不能脱离产品独立受到保护的基本定位明显不符，具体理由如下：

 

第一，根据我国《专利法》第二条第四款的规定，GUI外观专利的保护客体是产品，而不是图形用户界面本身。

 

第二，《专利法》第六十四条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”根据该规定，外观设计专利的保护范围是“以该产品的外观设计为准”，而不是以外观设计为准。

 

第三，《专利审查指南》第四部分第五章第5.1.2节规定：“外观设计实质相同的判断仅限于相同或相近种类的产品外观设计。对于产品种类不相同也不相近的外观设计，不进行涉案专利与对比设计是否实质相同的比较和判断，即可认定涉案专利与对比设计不构成实质相同。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定：“在与外观设计专利相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入《专利法》第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。”由此可见，在外观设计专利的授权、确权以及侵权程序中，外观设计专利要保护的并非脱离产品而存在的设计，而是设计与产品结合的整体。

 

2.方案二：扩充解释“产品”

 

方案二是对“产品”做更广义的解释，将GUI外观专利软件也认为属于2008年《专利法》第二条第四款中的产品。该观点的合理性在于，一方面，GUI外观专利的实质就是其中的GUI设计。将GUI外观专利软件与GUI外观专利产品画等号，从结果意义上看能够更有效保护GUI外观专利。另一方面，在公众的日常认知中，软件也属于客观存在的产品类别之一。但是，方案二的缺陷也是明显的，其与《专利法》第二条第四款中“产品”的基本涵义相悖。此处所讨论的GUI外观专利软件，其实就是按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合，而《专利法》第二条第四款所称的“产品”指的是能应用于产业上并形成批量生产的产品[6]，两者有显著区别。笔者认为，即便接受方案二，也不能解决前述困境，因为被视为产品的软件只是按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合，并不是肉眼可见的设计，在与GUI外观专利比对时，图形用户界面仍是区别点。而且，如果接受方案二，既然软件属于产品，则可直接推论单独的软件界面也可以申请GUI外观专利，这显然是不合理的。

 

3.方案三：以“不可替代的实质性作用”标准突破整体保护原则

 

方案三认为提供GUI外观专利软件的行为在用户使用该软件呈现出被诉侵权手机外观过程中，发挥着不可替代的实质性作用，仅提供应用软件是引发侵权最主要的原因，因此直接认定提供GUI外观专利软件的行为构成侵权。上海知产法院在金山诉触宝案中首次提出此观点。其实，为了解决多主体实施方法专利的侵权问题，最高人民法院在敦骏公司诉腾达公司等侵害发明专利权纠纷案[7]（以下简称“敦骏诉腾达案”）也提出了类似的“不可替代的实质性作用”标准，只是针对的涉案专利是发明专利，并非GUI外观专利。

 

采用“不可替代的实质性作用”标准，通过对提供GUI外观专利软件行为认定为直接侵权，客观上确实实现了对GUI创新的有效保护。但这种观点在解决问题的同时，也提出了“不可替代的实质性作用”这一新的判断标准，在敦骏诉腾达案后，就有业内观点[8]认为：“在未来司法实践中，如何把握‘不可替代的实质性作用’标准的判断标准，在加强对‘多主体实施方法专利权利要求’保护的同时合理界定保护范围，防范类似于多余指定规则的思维死灰复燃，需要进一步研究和观察。”

 

（二）思路二：间接侵权认定思路

 

方案四认为提供GUI外观专利软件的行为构成间接侵权中的帮助侵权或教唆侵权。间接侵权制度最早由美国司法判例从共同侵权理论中发展而出，并最终在1952年《美国专利法》中创设。专利间接侵权制度在我国《民法典》《专利法》等法律中均未明确规定，关于我国是否引入专利间接侵权制度，在第三次、第四次专利法修改过程中，均有所讨论，但最终以时机不成熟未被采纳。对于所谓的间接侵权行为，我国是通过共同侵权制度下的帮助侵权或教唆侵权规则予以规制。《民法典》第一千一百六十九条规定：“教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十一条规定：“明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于民法典第一千一百六十九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。明知有关产品、方法被授予专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该诱导者的行为属于民法典第一千一百六十九条规定的教唆他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。”方案四认为，根据上述规定，在被控侵权的软件界面与GUI外观专利的界面相同或相似，被控侵权人明知其提供的软件专门针对GUI外观专利时，其提供软件的行为具有明显的侵权故意，则被控侵权人构成间接侵权中的帮助侵权或教唆侵权。

 

但是，方案四适用的障碍在于我国在立法上并未明确的间接侵权制度。我国专利间接侵权理论以共同侵权理论为基础，国内司法主流观点[9]认为“将教唆、帮助他人实施侵犯专利权的行为予以规制，是侵权责任法适用的应有之义，并非在现行法律框架之外给予专利权人以额外的保护，符合我国加强专利权保护的客观实际。需要强调的是，间接侵权应当以直接侵权为前提。”因此，间接侵权的成立需要至少满足两个条件：一是直接实施者具有生产经营目的，二是直接实施者的行为落入专利权的保护范围。普通用户的行为如下载软件显然缺乏生产经营目的，即便满足了生产经营目的，根据《专利法》第十一条第二款的规定，普通用户的使用行为也不构成侵权行为，仍然无法满足间接侵权成立的条件。因此，在现有的规则下，对于提供GUI外观专利软件的行为，难以认定为帮助侵权或教唆侵权。

 

面对上述缺陷，有观点提出应通过法律解释的方式，灵活适用帮助侵权或教唆侵权的成立规则。实际上，相关司法政策文件以及判决曾经对此进行了一定的探索。2001年北京市高级人民法院发布的《北京市高级人民法院关于执行＜专利侵权判定若干问题的意见（试行）＞的通知》第七十九条规定：“发生下列依法对直接侵权行为不予追究或者不视为侵犯专利权的情况，也可以直接追究间接侵权行为人的侵权责任：（1）该行为属于专利法第六十三条所述的不视为侵犯专利权的行为；（2）该行为属于个人非营利目的的制造、使用专利产品或者使用专利方法的行为。”第八十条规定：“依照我国法律认定的直接侵权行为发生或者可能发生在境外的，可以直接追究间接侵权行为人的侵权责任。”在2018年7月9日召开的第四次全国法院知识产权审判工作会上，最高人民法院副院长陶凯元在讲话中提到：“专利领域中的帮助侵权以被帮助者利用侵权专利品实施了覆盖专利权利要求全部技术特征的行为为条件，既不要求被帮助者的行为必须构成法律意义上的直接侵权行为，也不要求必须将帮助者和被帮助者作为共同被告。”在西电捷通诉索尼侵害发明专利权纠纷案[10]中，一审判决认为，间接侵权一般应以直接侵权行为的存在为前提，但是，这并不意味着专利权人应该证明有另一主体实际实施了直接侵权行为，而仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的默认方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可，至于该用户是否需要承担侵权责任，与直接侵权行为的成立无关。但是，上述探索均是针对发明、实用新型专利而言，对于GUI外观专利是否适用，仍有待进一步讨论。在金山诉触宝案和360诉江民案中，相关法院均未借鉴上述观点，也表明对该问题依然存在较大分歧。

 

四、结语

 

国内产业界近年来一直在呼吁加强GUI外观专利保护，域外多个国家的立法发展也体现了这种趋势。但专利权作为法定权利，在个案中的保护必须依据所适用的具体法律，不宜脱离法律规定而一概强化保护，如何平衡加强保护与维护专利权公示性是应予重点考量的因素。随着我国GUI外观专利纠纷案件量增加，对于含有图形用户界面软件提供行为是否构成侵权的认定，是严格执行现有法律规则，还是通过法律解释的方式适当突破现有规则，抑或通过法律修改的方式根本性解决问题，将是GUI外观专利保护道路上不得不面临的选择。此外，2021年6月1日施行的新《专利法》增加了局部外观制度，并具体规定于第二条第四款，修改后的规定为：“外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”对于GUI局部外观专利的保护，是否将面临同样的困境和分歧，值得未来进一步研究和讨论。

 

注释：

[1]上海知识产权法院（2019）沪73民初398、399号民事判决书。

[2]北京知识产权法院（2016）京73民初276号民事判决书。

[3]黎鹰、李亮：“图形用户界面的发展与分类”，载《工程地质计算机应用》2006年第4期。

[4]吴溯等著：《设计之战—移动终端工业设计的知识产权博弈》，知识产权出版社2014年版，第207页。

[5]魏宵林：“图形用户界面的本质回归和展望”，载《中国发明与专利》2019年第12期。

[6]安健主编：《中华人民共和国专利法释义》，法律出版社2009年版，第6页。

[7]最高人民法院（2019）最高法知民终147号民事判决书。

[8]张鹏著：《最高人民法院知识产权法庭发展观察与案例评述》，法律出版社2020年版，第197页。

[9]最高人民法院知识产权庭著：《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》，中国法制出版社2016年版，第39页。

[10]北京知识产权法院（2015）京知民初字第1194号民事判决书。

 

 

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